Wenn die entwickelte Marke oder der Werbeclaim bereits bestehende Markenrechte Dritter verletzt, kann der Kunde die Kampagne oder das neue CI nicht nur nicht verwenden – ihm drohen auch beträchtliche Schäden und Kosten bei rechtlicher Inanspruchnahme durch den Inhaber der älteren Marke.
Bei der Ausarbeitung eines Werbelogos oder eines Claims im Auftrag eines Unternehmens können sich Werbeagenturen mit Haftungsfragen konfrontiert sehen. Wenn nämlich die entwickelte Marke oder der Werbeclaim bereits bestehende Markenrechte Dritter verletzt, kann der Kunde die Kampagne oder das neue CI nicht nur nicht verwenden. Ihm drohen auch beträchtliche Schäden und Kosten bei rechtlicher Inanspruchnahme durch den Inhaber der älteren Marke. Die Schäden bestehen in dem für eine in der Praxis nicht verwendbare Markenentwicklung aufgewendeten Honorar der Agentur. Ferner verlangen die Markeninhaber meist zurecht Schadensersatz in Form fiktiver Lizenzgebühren, wenn die neu entwickelte Marke bereits benutzt wurde. Hinzu kommen Gebühren der anwaltlichen Vertretung des Markeninhabers, die ihm der Verletzer erstatten muss sowie dessen eigene Anwaltskosten.
Die Frage, ob der Kunde seine Schäden an die beauftragte Agentur durchreichen kann stellt sich, wenn zwischen Agentur und Auftraggeber keine ausdrückliche Vereinbarung dazu getroffen wurde, ob und inwieweit die Werbeagentur vor sich bei Entwicklung der Marke des Kunden überhaupt mit älteren bestehenden Markenrechten auseinandersetzen soll.
Die Rechtsprechung hat sich in den letzten Jahren wenig mit dieser Frage beschäftigt. Das Berliner Kammergericht (Az.: 19 U 109/10) hatte vor längerer Zeit genau diesen Fall zu entscheiden. Vertragliche Schadensersatzansprüche des Kunden würden demnach voraussetzen, dass die Agentur entweder die Erstellung eines Logos frei von Markenrechten Dritter geschuldet hat oder aber zumindest ihren Kunden darüber hätte aufklären müssen, dass von ihr keine eigenständige Markenrecherche vorgenommen wird. An diesen Voraussetzungen fehlte es. Solcherlei Nebenpflichten aus einem schlichten Auftrag zur Erstellung eines Logos herzuleiten, fand das Kammergericht zu weitgehend. Vertragspflicht sei lediglich die Erstellung eines den grafischen Anforderungen des Kunden entsprechenden Logos, nicht mehr.
Grundsätzlich gilt zwar: Bei Fehlen einer vertraglichen Vereinbarung kann erwartet werden, dass die von einer Werbeagentur vorgeschlagene oder umgesetzte Werbemaßnahme auch rechtmäßig ist (dazu gibt es bereits Rechtsprechung: BGH, GRUR 1974, 284 – Bastel-Wettbewerb I; OLG Düsseldorf, OLG-Report 2003, 309 Rn. 31; Nennen, GRUR 2005, 214; Möhring/Illert, BB 1974, 65; Wedemeyer, WRP 1979, 619 [620]). Es würde aber die Pflichten einer Agentur überspannen, wenn sie damit auch zu einer Markenrecherche verpflichtet wäre. Im Einzelfall kann so eine Pflicht auch ohne ausdrückliche Abrede anzunehmen sein, dann müsse aber Honorar und Auslagenerstattung im angemessenen Verhältnis zu dem Aufwand stehen, den die zusätzliche Kollisionsrecherche verursacht (solche Recherchen können zeitaufwendig und kostenintensiv sein).
Das Kammergericht kam jedenfalls zu dem Schluss, dass bei einem vereinbarten Preis von lediglich 770 Euro ohne ausdrückliche Vereinbarung nicht davon ausgegangen werden könne, dass die Agentur neben zusätzlich eine umfangreiche und kostenintensive Markenrecherche durchführen würde.
Zudem müsse die Agentur ihren Kunden auch nicht proaktiv darüber aufklären, dass von ihr keine eigenständige Markenrecherche vorgenommen werde, denn vom Kunden könne verlangt werden, dass er sich hierzu selbst informiert.
In einem anderen Verfahren, in dem es nicht um Marken sondern um Urheberrechte ging, entschied das AG Oldenburg (Urteil vom 17.4.2015 – 8 C 8028/15), dass es sowohl dem Webdesigner als auch dem Auftraggeber obliege, vor Veröffentlichung der Website die urheberrechtliche Relevanz der zu veröffentlichten Inhalte zu überprüfen. Dabei sah das Gericht den Webdesigner in der Pflicht, sein Arbeitsergebnis auch dann auf mögliche Urheberrechte Dritter zu prüfen, wenn ihm Material von seinem Auftraggeber zur Verfügung gestellt wird.
Wir halten fest:
- Eine Werbeagentur ist in erster Linie auf die Konzeption von Werbung spezialisiert, nicht auf die Beurteilung kennzeichenrechtlicher Kollisionsfragen. Eine vertragliche Haftung würde voraussetzen, dass die Agentur das Logo frei von Markenrechten Dritter schuldet oder aufklären musste, dass keine Markenrecherche durchgeführt wurde. Darüber hinaus besteht eine Pflicht zur Überprüfung durch die Werbeagentur nur, wenn eine solche zumutbar und nicht außer Verhältnis zur Gegenleistung steht.
- Für den Auftraggeber gilt dann, dass er sich beizeiten selbst um eine Kollisionsrecherche kümmern sollte oder mit der Agentur abstimmen, wer es macht.
- Die Agentur kann den Kunden freilich auch auf die Erforderlichkeit der Kollisionsrecherche hinweisen (der Kunde wird es danken). Wichtig ist, dass sich beide Seiten darüber einigen wer die Kosten dafür übernimmt. Wir werden häufig von Agenturen um die Bezifferung der Kosten von Recherchen gebeten, die wir dann im Unterauftrag der Agentur durchführen.
- Eine markenrechtliche Identitäts- oder Ähnlichkeitsrecherche komplett wegzulassen, wäre jedenfalls bei Entwicklung einer neuen Marke eines Claims nicht zu empfehlen. Eine Markenrecherche dient nämlich vornehmlich dazu, das Risiko der Inanspruchnahme durch Inhaber älterer Kennzeichenrechte Dritter einzuschätzen. Ausreichend verlässlich kann die Markenrecherche einer nicht hierauf spezialisierten Werbeagentur jedoch nicht sein. Wir empfehlen immer eine fachkundige Auswertung durch Spezialisten und bieten dies auch an.