Zwei Jahrzehnte lang war die Form der Nespresso Kapsel der Nestlé SA eine geschützte Marke. Nun unterliegt Nestlé SA vor Bundesgericht. Die Form der Nespresso-Kapsel ist nicht mehr geschützt. Laut Urteil des Bundesgerichts vom 7. September 2021 ist es den Konkurrenten nicht zumutbar, eine alternative Variante zu finden, die ebenso gut und effizient ist, keine Mehrkosten verursacht und sich hinreichend von der Form der Nespresso-Kapseln unterscheidet.
Nachdem der Patentschutz des Kapselsystems von Nespresso Ende 1996 abgelaufen war, liess die Nestlé SA die Kapselform als Marke beim Institut für Geistiges Eigentum (IGE) eintragen. Gemäss Art. 1 Abs. 2 MSchG können auch dreidimensionale Formen bzw. Körper als Marke geschützt werden. Vorteil des Markenschutzes gegenüber dem Patentschutz ist dabei die Möglichkeit einer Verlängerung des Schutzes nach Ablauf der zehnjährigen Schutzdauer, sofern ein Antrag eingereicht wird und die Gebühren bezahlt wurden (Art. 10 Abs. 2 MSchG).
Die Ethical Coffee Company stellte Kapseln in ähnlicher Form her, welche mit den Nespresso-Maschinen kompatibel waren. Daraufhin erhob Nestlé SA Klage wegen Verletzung ihrer Markenrechte sowie eines Verstosses gegen das UWG. Nachdem bereits das Zivilgericht des Kantons Waadt zum Schluss kam, dass der Markenschutz im Sinne von Art. 2 MSchG eigentlich ausgeschlossen wäre, kam nun das Bundesgericht zum selben Schluss, wenn auch mit einer anderen Begründung.
Die Begründung des Zivilgerichts des Kantons Waadt lautet dahingehend, dass es sich bei der Kapselform um ein Zeichen im Gemeingut handle und daher kein Markenschutz geniessen könne (Art. 2 Abs. 1 MSchG). Auch die Exkulpationsmöglichkeit mittels Verkehrsdurchsetzung als Marke ist misslungen. Denn nach Ansicht des Zivilgerichts brachten nicht genügend Personen die Kapselform mit der Marke Nespresso in Verbindung. Markenschutz aufgrund Verkehrsdurchsetzung würden die Kapseln erst geniessen, wenn die Gesellschaft die Kapseln automatisch mit Nespresso in Verbindung bringen würde. Dieser Nachweis konnte die Nespresso SA nicht vorbringen. In ihrer Umfrage gaben lediglich 33% der Befragten an, die Kapseln mit der Marke Nespresso zu identifizieren (E. 5.2.2). Die Formmarke hat sich also nicht ausreichend durchsetzen können.
Das Bundesgericht dagegen stützt sich bei seiner Argumentation auf die technische Bedingtheit der Kapselform. Dabei ist eine technisch notwendige Form auch dann nicht als Marke einzutragen, wenn sich diese im Verkehr durchgesetzt hätte.
Gemäss der Ansicht des Bundesgerichts ist eine Form technisch notwendig, wenn die Konkurrenten für ein ähnliches Produkt keine andere Alternative haben oder das Verwenden einer anderen Form nicht im Interesse eines funktionierenden Wettbewerbs liegt (Art. 2 lit. b MSchG). In so einem Fall kann von den Konkurrenten nicht erwartet werden, dass sie für ein alternatives Angebot eine weniger praktische und solide Lösung oder eine Lösung verwenden, die höhere wirtschaftliche Kosten verursacht. Die Entwicklung einer alternativen Lösung muss für die Konkurrenten folglich auch zumutbar sein (E. 5.2.1).
Das Bundesgericht stellt sich auch der Frage, ob die Konkurrenzprodukte denn überhaupt mit den Maschinen von Nespresso kompatibel sein müssen. Diese wurde jedoch bereits in einem früheren Entscheid bejaht (BGE 137 III 324, E. 3.2.2). Der Entscheid führte dazu, dass Denner mit seinen eigenen Kapseln in den Markt einstieg. Ausserdem vertritt die Mehrheit in der Lehre die Ansicht, dass die Kompatibilität die Grundlage für technische Bedingtheit im Sinne des MSchG sei und daher beschränke sich die Suche nach alternativen Formen auf diejenigen, die mit dem fraglichen System kompatibel seien. Gleichzeitig soll mit Art. 2 lit. b MSchG, verhindert werden, dass eine bestimmte technische Lösung Monopolstellung erhält, obwohl diese nicht oder nicht mehr durch andere Immaterialgüterrechte geschützt werden kann (E. 6.2.2)
In einem weiteren Schritt überprüfte das Bundesgericht, ob sich eine alternativ geformte Kapsel finden liesse, die für die Konkurrenten keine Nachteile mit sich bringt und ob sich die anderen Kapseln hinreichend von den Vorstellungen der Käufer von Nespresso unterscheiden würden. Zum Zeitpunkt der Urteilsfällung waren 20 Kapselformen von verschiedenen Herstellern auf dem schweizerischen Markt erhältlich. Diese sind der Nespresso-Kapseln bis auf einige Details sehr ähnlich. Alles in allem gelangte das Bundesgericht zum Schluss, dass die Konkurrenzprodukte für den Konsumenten nicht genügend von der originalen Nespresso-Kapsel unterscheidbar sind. Dafür sprechen auch die Ergebnisse der Umfrage aus dem Jahre 2015, wonach nur 33% der befragten Personen die Marke an den formellen Merkmalen erkannten (E. 6.5 f.)
Dass Nestlé anfangs ein Patent für die entwickelte Kaffeekapsel erhielt, spielt bei der Beurteilung der technischen Notwendigkeit der Kapselform keine Rolle. Die Kapsel muss vielmehr die gleiche Form haben wie das Fach der Kaffeemaschine, damit die Kapsel dort passend eingeführt werden kann. Nestlé hat dem Bundesgericht auch fünf alternative Formen von Kaffeekapseln vorgeschlagen. Diese erreichten aber nicht die optimale Grösse, um genügend gemahlenen Kaffee einzufüllen. Das Bundesgericht kam folglich zum Schluss, dass die vorgeschlagenen Alternativformen dem Konkurrenten nicht aufgezwungen werden können. Zusätzlich sind auch diese Formvorschläge nicht ausreichend unterschiedlich, um sie von der originalen Nespresso-Kapsel zu unterscheiden (E. 6.8)
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