Der „Black Friday“, nach amerikanischer Tradition am Freitag nach Thanksgiving, hat sich inzwischen auch in Deutschland als anerkannte Rabattaktion etabliert. Zwar bleiben hier die Fernsehbilder vom Massen im Kaufrausch in der Regel aus, mit einer Umsatzsteigerung von knapp 167% am Black Friday im Bereich Technologie beispielsweise, macht sich der Shopping-Boom auch hierzulande bemerkbar.
I. Verfahrensgang
Dabei ist die Bewerbung der Rabattaktion für die beteiligten Händler nicht ganz unproblematisch. Die Markenrechte an der Bezeichnung „Black Friday“ hält eine chinesische Holding unter der Registernummer DE 30 2013 057 574. Ursprünglich wurde die Marke wohl mit dem Ziel eingetragen ein exklusives Black-Friday-Angebot anzubieten, mit zunehmender Bedeutung und Bekanntheit der Rabattaktion aus Amerika sorgte das bei anderen Markteilnehmern regelmäßig für Probleme im Marketing. Das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) hatte auf Antrag 2018 bereits entschieden, dass die Marke vollumfänglich zu löschen ist. Die Markeninhaberin wandte sich gegen die Entscheidung mit einer Beschwerde vor dem BPatG, welches die Löschung in vielen Bereichen wieder aufhob, aber insbesondere für die besonders relevanten Dienstleistungen in Klasse 35 im Zusammenhang mit Werbung für den Elektronikhandel aufrecht erhielt. Gegen die Entscheidung hat das BPatG vollumfänglich die Rechtsbeschwerde zum BGH zugelassen. (Wir berichteten: https://haerting.de/wissen/marke-black-friday-bleibt-am-leben-jedenfalls-teilweise/ )
II. Entscheidung des BGH
Diese Möglichkeit hat die Markeninhaberin genutzt und ihren Begehr, eine vollständige Rücknahme der Löschung zu erwirken, beim BGH weiter verfolgt, welcher am 27.05.2021 zur Sache entschied (BGH I ZB 21/20). Darin bestätigt der BGH die Rechtsauffassung des BPatG und führt seine Rechtsprechung zu § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG fort.
Demnach ist es ausreichend, wenn zum Anmeldezeitpunkt vernünftigerweise zu erwarten war, dass sich die Bezeichnung „Black Friday“ als Schlagwort für einen Rabattaktionstag etablieren werde um ein absolutes Schutzhindernis aus § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG auszulösen. Bereits aus dem Wortlaut der Norm schließt der BGH auf diese Auslegung (Nach der Norm reicht es aus, wenn die Marken als reine Bezeichnung „dienen können“). Anhand dieser Auslegung kann der BGH auch keine Fehler in der Feststellung des BPatG feststellen, dass hinreichende Anhaltspunkte für eine künftige Benutzung als Bezeichnung bestanden.
Zudem bestätigt der BGH auch die Entscheidung des BPatG die Marke für bestimmte Waren aufrechtzuerhalten. Als bloße Verkaufsmodalität kann das absolute Schutzhindernis nicht in allen angemeldeten Waren- und Dienstleistungen der Marke greifen und steht einer Eintragung nur in den bezeichneten Klassen entgegen. (Zu der Möglichkeit eine Löschung aufgrund von Nichtbenutzung zu erreichen, berichteten wir: https://haerting.de/wissen/landgericht-berlin-erklaert-marke-black-friday-wegen-nichtbenutzung-fuer-loeschungsreif/ )
III. Was bedeutet die Entscheidung für die Benutzung des Begriffs „Black Friday“?
Für den betroffenen Handel schafft die Entscheidung zumindest teilweise Rechtssicherheit. Die Entscheidung des BPatG wird durch die Bestätigung des BGH rechtskräftig. Der Benutzung der Marke in den hier genannten Bereichen stehen insofern keine Bedenken mehr entgegen.
Liste der Dienstleistungen, in denen eine Benutzung der Bezeichnung „Black Friday“ zulässig ist.
Aktualisierung von Werbematerial; Dienstleistungen des Einzelhandels über das Internet in den Bereichen: Elektrowaren und Elektronikwaren; Dienstleistungen des Großhandels über das Internet in den Bereichen: Elektrowaren und Elektronikwaren; Dienstleistungen einer Werbeagentur; Einzelhandelsdienstleistungen in den Bereichen: Elektrowaren und Elektronikwaren; Einzelhandelsdienstleistungen mittels Teleshopping-Sendungen in den Bereichen: Elektrowaren und Elektronikwaren; Fernsehwerbung; Großhandelsdienstleistungen in den Bereichen: Elektrowaren und Elektronikwaren; Herausgabe von Werbetexten; Kundengewinnung und -pflege durch Versandwerbung (Mailing); Layoutgestaltung für Werbezwecke; Marketing; Online- oder Katalogversandhandelsdienstleistungen in den Bereichen: Elektrowaren und Elektronikwaren; Online-Werbung in einem Computernetzwerk; Organisation und Durchführung von Werbeveranstaltungen; Plakatanschlagwerbung; Planung von Werbemaßnahmen; Präsentation von Waren in Kommunikations-Medien, für den Einzelhandel; Produktion von Werbefilmen; Publikation von Druckerzeugnissen (auch in elektronischer Form) für Werbezwecke; Publikation von Versandhauskatalogen; Rundfunkwerbung; Sammeln und Zusammenstellen von themenbezogenen Presseartikeln; Schaufensterdekoration; Telemarketing; Verbreitung von Werbeanzeigen; Verfassen von Werbetexten; Verkaufsförderung [Sales promotion] [für Dritte]; Vermietung von Verkaufsständen; Vermietung von Werbeflächen; Vermietung von Werbeflächen im Internet; Vermietung von Werbematerial; Vermietung von Werbezeit in Kommunikations-Medien; Versandwerbung; Verteilung von Warenproben zu Werbezwecken; Verteilung von Werbematerial [Flugblätter, Prospekte, Drucksachen, Warenproben]; Verteilung von Werbemitteln; Vorführung von Waren für Werbezwecke; Waren- und Dienstleistungspräsentationen; Werbung; Werbung durch Werbeschriften; Werbung im Internet für Dritte“
(die wichtigsten Oberbegriffe sind zur besseren Übersicht markiert)
Sollte eine Benutzung in anderen Bereichen erstrebt werden, steht dieser weiterhin eine wirksame Markeneintragung entgegen. Die Markeninhaberin hat die Marke jedoch in nahezu allen Klassen eingetragen, auch hier können deshalb in Zukunft möglicherweise Löschungen erreicht werden (siehe zur Möglichkeit der Löschung wegen Nichtbenutzung den oben verlinkten Beitrag).
IV. Bisherige Beiträge und nützliche Links
Zur Entscheidung des BPatG im Februar 2020: https://haerting.de/wissen/marke-black-friday-bleibt-am-leben-jedenfalls-teilweise/
Zur Möglichkeit der Löschung wegen Nichtbenutzung (Entscheidung des LG Berlin 52 O 320/19): https://haerting.de/wissen/landgericht-berlin-erklaert-marke-black-friday-wegen-nichtbenutzung-fuer-loeschungsreif/
Webinar mit Fabian Reinholz zur Entscheidung des BPatG: https://haerting.de/wissen/die-marke-black-friday-ist-noch-nicht-tot-im-gegenteil/
Pressemitteilung eines Antragsstellers (Simon Gall, Betreiber der Website blackfriday.de, der auch das Verfahren am LG Berlin angestrengt hat): https://www.blackfriday.de/bundesgerichtshof-bestaetigt-loeschung-der-marke-black-friday-fuer-werbedienstleistungen
Relevante Norm § 8 Abs. 2 MarkenG:
(1) Von der Eintragung sind als Marke schutzfähige Zeichen im Sinne des § 3 ausgeschlossen, die nicht geeignet sind, in dem Register so dargestellt zu werden, dass die zuständigen Behörden und das Publikum den Gegenstand des Schutzes klar und eindeutig bestimmen können.
(2) Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken,
- denen für die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt,
- die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können,